Nieuczciwe przejęcia znaku towarowego w Chinach

Jedną z metod na zarobienie znacznych pieniędzy stosowanych przez nieuczciwych chińskich przedsiębiorców jest rejestracja znaków towarowych zagranicznych firm jako własnych. Proceder ten znany jako „trademark hijacking” (porwanie znaku towarowego) dotknął nie tylko potentatów jak Apple, Heineken, Tesla i znane osoby jak Michael Jordan, których znaki towarowe są powszechnie znane, ale również małe i średnie zachodnie przedsiębiorstwa. Prawnicy zajmujący się ochroną własności intelektualnej zagranicznych firm w Chinach wskazują, że wysoka zyskowność z nieuczciwych działań doprowadziła do powstania branży określanej mianem „trademark squatting industry”. Problem nie jest nowy, od wielu lat prawnicy i doradcy biznesowi podkreślają konieczność zabezpieczenia praw do znaku zgodnie z lokalnym prawem chińskim. Wciąż jednak wiele przedsiębiorstw ignoruje zagrożenie narażając się na znaczne szkody.

Prosty i skuteczny „model biznesowy”

Mechanika działań jest niezwykle prosta. Chiński „przedsiębiorca” korzysta z zasady obowiązującej w prawie chińskim, że pierwszeństwo do znaku towarowego przysługuje podmiotowi, który jako pierwszy go zarejestrował. Wybiera zagraniczną markę, której produkty już są obecne w Chinach, lub która wejdzie do Chin i jeśli jeszcze nie są zarejestrowane, rejestruje jej znaki towarowe w swoim imieniu w Trademark Office of State Administration For Industry & Commerce (odpowiednik w zakresie rejestracji znaku towarowego kompetencjom polskiego urzędu patentowego). Następnie w odpowiednim momencie, kiedy np. uzna że zagraniczna firma już znacząco zaangażowała się na chińskim rynku, zgłasza się z propozycją odsprzedania znaku w zamian za okrągłą sumę. W wypadku odmowy „właściciel”znaku zgłasza chińskim władzom naruszenie jego praw. Zgłoszenie do Administration of Commerce and Industry, urzędu nadzorującego działalność przedsiębiorstw, może skutkować zajęciem towarów oraz grzywnami. Zgłoszenie do władz celnych może spowodować zatrzymanie towaru na granicy i grzywny. Urzędem który również może nakładać kary finansowe i zatrzymać wprowadzanie do obrotu towarów ze znakiem jest urząd kontroli jakości – Administrations of Quality Supervision, Inspection and Quarantine. Naruszenie znaku towarowego powodujące szkody o znacznej wartości jest traktowane jak przestępstwo i może być jako takie ścigane przez Public Security Bureau, urząd bezpieczeństwa publicznego. Jest też podstawą do wszczęcia postępowania cywilnego i domagania się odszkodowań.

Działania chińskiego „przedsiębiorcy” mogą sparaliżować operacje zagranicznej firmy na obszarze ChRL poprzez zablokowanie dystrybucji towarów. Boleśnie przekonali się o tym nowozelandzcy winiarze, producent żywności Cookie Time oraz sieć sklepów Ecostore. Francuski producent win Castel został zmuszony do zmiany nazwy marki i znaku towarowego a australijska firma Penfolds wiele lat walczył o odzyskanie swojego znaku i dopiero w styczniu b.r. zakończyła ją z sukcesem. Obie firmy padły ofiarą działań szanghajskiej firmy Panati Wine, która, gdy pierwotni właściciele odmówili odkupienia praw do znaków, zarabiała na winach sygnowanych przejętymi nazwami.

Z nieuczciwymi praktykami można walczyć. Podstawą może być przede wszystkim działanie w złej wierze (bad faith registration), jeśli znak towarowy został zarejestrowany przez podmiot, który pozostaje w jakichś relacjach biznesowych z polskim przedsiębiorstwem. Innym uzasadnieniem dla odzyskania znaku może być jego nie używanie (non-use) na obszarze ChRL przez chińskiego „właściciela” znaku w ciągu trzech lat od daty rejestracji. Trzeba mieć na uwadze, że chiński przedsiębiorca może ograniczyć możliwość zastosowania klauzuli złej wiary poprzez rejestrację przy pomocy podmiotów trzecich a klauzuli non use poprzez użycie znaku nawet na niewielkiej ilości produktów wprowadzonych do obrotu. Można relatywnie łatwo, szybko i przy rozsądnych kosztach dochodzić swoich praw przed urzędem patentowym, ale ta możliwość jest ograniczona dość krótkimi terminami. Dłuższe i o wiele kosztowniejsze będzie postępowanie sądowe.

Najprostszym i niedrogim rozwiązaniem zapobiegającym przejęciu znaku jest uprzednia rejestracja znaku towarowego w Chinach. Koszty rejestracji włącznie z wynagrodzeniem rzecznika patentowego zaczynają się od kilku tysięcy złotych i są uzależnione od liczby grup produktowych w których znak towarowy zostanie zarejestrowany. Poniesienie tego stosunkowo niewielkiego nakładu pozwala na uniknięcie w przyszłości poważnych problemów. Rejestracja znaków towarowych w Chinach powinna być jedną z pierwszych czynności jakie podejmuje firma która przygotowuje się do eksportu na chiński rynek.

Ważne również dla importerów

Wielu polskich importerów uważa, że skoro tylko importują a nie sprzedają w Chinach to ich ten problem nie dotyczy i nie będzie dotyczył. Importują przecież od lat i nic się takiego do tej pory nie wydarzyło. Co jest prawdą, polscy importerzy do tej pory raczej nie doświadczali działania tego typu praktyk. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wstrzemięźliwość i niestosowanie takich metod poprzez poważnych chińskich partnerów, wynika często z niechęci do utraty reputacji w branży co mogłoby mieć wpływ na współpracę z innymi klientami. Większym ryzykiem obarczona jest współpraca z mniejszymi firmami i agentami, którzy mają większą motywację do podjęcia takich działań. Polskie marki nie były również do tej pory tak atrakcyjne dla „piratów trademarkowych” jak zachodnie. Niestety przyjęcia takich założeń na przyszłość jest mocno ryzykowne gdyż przedsiębiorczość chińskich „biznesmenów” może się, zwłaszcza w sytuacji spowolnionego rozwoju gospodarczego i ukierunkować na mniej znane i co za tym idzie mniej dochodowe marki.

Wiele polskich przedsiębiorstw decyduje się na zlecenie produkcji w Chinach pod swoją marką w modelu współpracy popularnie i ogólnie określany jako OEM, nie rejestrując uprzednio w Chinach swojego znaku towarowego. Przedsiębiorczy chiński kontrahent, czy to sam producent czy też pośrednik w celu zabezpieczenia swoich interesów na wypadek rozwiązania współpracy lub wystąpienia innych problemów może zarejestrować w Chinach znak towarowy polskiej firmy. W chwili gdy zagraniczny importer chce zmienić producenta lub w wypadku pośrednika zrywa umowę i rozpoczyna pracę z innym pośrednikiem albo bezpośrednio z producentami jest szantażowany zablokowaniem wywozu zamówionych towarów. Jest to możliwe do przeprowadzenia jeśli chińska strona dokonała oprócz rejestracji znaku w urzędzie patentowym również zgłoszenia znaku do systemu celnego. Urząd celny zatrzyma towar. Będzie to jeszcze łatwiejsze do przeprowadzenia, jeśli dawny chiński partner dowie się gdzie została przeniesiona produkcja lub kto jest nowym agentem.

Klauzula wyłączenia OEM

Zagraniczny importer może, oprócz ogólnych standardowych procedur podanych wcześniej, się bronić przed takimi działaniami w postępowaniu sądowym korzystając ze stosowanej w chińskim orzecznictwie zasady wyłączenia towarów produkowanych pod OEM i w całości eksportowanych, nie przeznaczonych na chiński rynek, spod odpowiedzialności za naruszenie znaku towarowego i którą w orzeczeniu dotyczącego stosowania znaku PRETUL zastosował chiński Sąd Najwyższy. Postępowanie sądowe również wtakich sytuacjach jest czasochłonne i kosztowne. O wiele tańsze i skuteczniejsze jest uprzednie zabezpieczenie swoich interesów przez rejestrację znaku. Trzeba jednak pamiętać, że dla ważności znaku i uniknięcia utraty jego ważności znak powinien zostać użyty również na terytorium ChRL w ciągu trzech lat od daty rejestracji, żeby uniknąć jego derejestracji i przywłaszczenia przez inny podmiot.

Warto mieć też na uwadze, sądy powszechne nie są związane orzecznictwem Sądu Najwyższego i mogą orzekać odmiennie. W niedawnym orzeczeniu w drugiej instancji wydanym przez sąd prowincji Jiangsu uchylił wyrok sądu pierwszej instancji powołującego się na „zasadę OEM”. Sprawa dotyczyła eksportu części samochodowych do Indonezji wyprodukowanych przez Changjia Jinfeng Dynamic Machinery Co, Ltd ale opatrzonych znakiem towarowym innego chińskiego przedsiębiorstwa Dong Feng. Importer, firma indonezyjska miała w Indonezji zarejestrowany taki sam znak towarowy i przed indonezyjskim sądem Dong Feng przegrał proces o uchylenie rejestracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *